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野村証券職務発明事件

平成26年10月30日,東京地裁において職務発明に関する非常に重要な判決が下されました。

この判決は,平成16年特許法改正により設けられた職務発明に関する規定(特許法35条4項)の解釈が示された判決であり,非常に重要な意味をもっているとともに,現在検討されている職務発明に関する法改正にも影響を及ぼす可能性があります。

本件の被告である野村証券には職務発明規定が存在しましたが,原告は,特許法35条3項及び5項に基づき職務発明の相当対価が2億円であると主張して訴訟を提起しました。

特許法35条3項には,従業員が行った職務発明につき特許を受ける権利を会社に承継した場合には,従業員は相当の対価を受けることができると規定されています。

そして,特許法35条4項には,職務発明規定において相当の対価について定める場合には,会社と従業員との間で行われる協議の状況,策定された当該基準の開示の状況,対価の額の算定について行われる従業員からの意見の聴取の状況等を考慮して,その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められない場合は,会社において決定された相当対価の金額が尊重されることが規定されています。

さらに,特許法35条5項には,会社での相当対価の決定が4項に照らして不合理と認められる場合には,発明により会社が受けるべき利益の額,その発明に関連して会社が行う負担,貢献及び従業員の処遇その他の事情を考慮して相当対価の金額が決定されることになります。

本件の訴訟の原告は,35条4項に照らして野村証券が決定した相当対価の金額が合理的ではないとの理由で,35条5項に基づき,発明により会社が受けるべき利益の額,その発明に関連して会社が行う負担,貢献及び従業員の処遇その他の事情を考慮して相当対価の金額を決定すると2億円であると主張して訴訟を提起したわけです。

35条4項に照らして野村証券の職務発明規定や相当対価の決定過程が合理的であったのか否か,それにより35条5項が適用されることになるのか否かについて,東京地方裁判所は,次のとおり判断しました。

「被告(野村証券)は,特許法35条を改正する平成16年法律第79号が平成17年4月1日に施行された後,原告が被告に入社する前に,被告発明規程1を改正するとともに,被告発明規程2を策定した。被告が,原告の入社の際又はその後に,被告発明規程に関する協議を原告と個別的に行ったり,その存在や内容を原告に説明したりすることはなかった。なお,被告が被告発明規程を策定又は改定するに当たり被告の従業員らと協議を行ったことをうかがわせる証拠はない。」

「被告発明規程1は,被告が社内に設けているイントラネットを通じて被告の従業員らに開示されており,原告もその内容を確認することができた。これに対し,被告発明規程2は,従業員らに開示されておらず,原告が本件発明に係る特許を受ける権利を被告に承継させる前に原告に個別的に開示されることもなかった。」

「被告発明規程には,対価の額の算定について発明者からの意見聴取や不服申立て等の手続は定められていない。また,被告がこれまでに職務発明をした従業員に出願時報奨金及び取得時報奨金を支払った例はあるが,事前に支払をする旨の通知をしたにとどまり,当該従業員からの意見の聴取はされていない。」

「特許法35条4項によれば,使用者等は,勤務規則等において従業者等から職務発明に係る特許を受ける権利等の承継を受けた場合の対価につき定めることができ,その定めが不合理でないときは使用者等が定めた対価の支払をもって足りるところ,不合理であるか否かは,?対価決定のための基準の策定に際しての従業者等との協議の状況,?基準の開示の状況,?対価の額の算定についての従業者等からの意見聴取の状況,?その他の事情を考慮して判断すべきものとされている。そうすると,考慮要素として例示された上記???の手続を欠くときは,これら手続に代わるような従業者等の利益保護のための手段を確保していること,その定めにより算定される対価の額が手続的不備を補って余りある金額になることなど特段の事情がない限り,勤務規則等の定めにより対価を支払うことは合理性を欠くと判断すべきものと解される。」

「以上によれば,本件発明について,被告が原告に対し被告発明規程の定めにより対価を支払うこと(出願時報奨金のみを支払い,実施時報奨金は支払わないとすること)は不合理であると判断するのが相当である。」

「そこで,特許法35条3項及び5項による相当の対価の請求の可否について検討することとする」

つまり,東京地裁は,職務発明規定が存在したとしても,?対価決定のための基準の策定に際しての従業者等との協議,?基準の開示,?対価の額の算定についての従業者等からの意見聴取などの手続を欠いている場合には,続的不備を補って余りある金額になることなど特段の事情がない限り職務発明規定に基づく相当対価の支払いは不合理であると判断し,発明により会社が受けるべき利益の額,その発明に関連して会社が行う負担,貢献及び従業員の処遇その他の事情を考慮して相当対価の金額を裁判所が決定することを明示したのです。

今回の東京地裁の判決は,平成16年の特許改正が行われた当時から説明されていた内容であり,職務発明の相当対価の決定については規定を設けるだけでなく,規定や相当対価の決定の過程において労使間の協議が不可欠であること,従業員が決定された相当対価の金額につき異議を申し立てる機会を設けることが重要であることを確認した判決と位置付けることができます。

今回問題となった職務発明は,米国において特許登録されることがなかったため,結論としては原告の請求が棄却されていますが,特許法35条4項の解釈を行った裁判例としては後々まで影響を及ぼす判決であるといえます。

現在,中小企業の事務手続の負担を考慮して,職務発明を会社に帰属させるという制度を採用するか,従来どおり発明者に帰属させる制度を採用するかの選択を行うことができるという方向で特許法の改正が検討されています。

いずれの制度を採用する場合であったとしても,職務発明に関する取扱いに関する規定が必要になり,規定が存在しない,あるいは存在しても今回の判決にしたがって不合理であると判断されると,裁判所が相当対価の金額を決定するということになります。

このようなリスクを回避するためには,職務発明規定の整備,特に従業員参加型の整備が不可欠であると言えます。

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