弁護士視点で知財ニュース解説

均等論最高裁判決

平成29年3月24日,最高裁で均等論に関する判断が行われました。
そもそも,均等論とは,特許権が及ぶ範囲を決定する際に行われる「特許請求の範囲」の解釈基準に関する考え方です。

特許権を侵害するか否かの判断は,特許権の技術的要素と被疑侵害物件の技術的要素を比較することにより行われます。

例えば,「A」という技術的要素と,「B」という技術的要素と,「C」という技術的要素で構成された特許権が存在するとします。
このような特許権は,「A+B+C」という構成になります。
他方,侵害を疑われている物が「α+B+C」という技術的要素によって構成されていたとします。

特許権と侵害を疑われている物の技術的要素を比較すると,特許権の「A」という技術的要素にあたる部分が侵害を疑われている物の技術的要素では「α」となっており,双方とでことなります。

このような場合,侵害を疑われている物は,特許権を構成する技術的要素と異なるため,特許権を侵害することはないと判断されるのが原則です。

cont_img_39.jpgところが,最高裁は,平成10年2月24日判決で上記した場合であっても,特許権の「A」という技術的要素が特許発明の本質的部分ではないこと(第一要件),「A」を「α」に置き換えることが可能であること(第二要件),侵害が疑われている物が製造された時点で置き換えが容易であったこと(第三要件),侵害疑われている物が特許出願時における公知技術と同一あるいは当業者が出願時に容易に推考できたものではないこと(第四要件),特許権者が侵害疑われている物を特許出願時に意識的に除外していないこと(第五要件)の5つの要件が満たされる場合には,侵害疑われている物が特許権と技術的にみて均等であると評価され,特許権を侵害することになると判断しました。

なお,均等論を認める理由としては,特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり,相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって,特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば,社会一般の発明への意欲を減殺することになり,発明の保護,奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく,社会正義に反し,衡平の理念にもとる結果となること,特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当であることが示されています。

上記最高裁判決は,ボールスプライン軸受事件判決と呼ばれ非常に有名な判決で,この判決により裁判所は,均等論という考え方を採用することが確定的になったのですが,この判決以降,均等侵害を認めた判決というのは,それ程多くはありません。

cont_img_21.jpgところで,最高裁平成29年3月24日判決の原審である知財高裁平成28年3月25日判決では,均等論に関して非常に重要な判決が下されました。
知財高裁では,通常3人の裁判官によって構成された裁判体が判断するのですが,重要な判断を行う場合には5人の裁判官によって構成された裁判体が判断することになります。このように5人の裁判官によって構成される裁判体が判断する事件を一般的に大合議事件と呼ばれているのですが,均等論に関する大合議事件においては,以下のとおり判断されました。

知財高裁大合議判決においては,均等論の主張・立証責任と,第一要件及び第五要件に関する判断が行われました。

まず,均等論の立証責任についてですが,第一要件と第三要件は原告(均等であると主張する者)が主張・立証し,第四要件と第五要件については被告(均等の適用を否定する者)が主張・立証する必要があると判断されました。
これは,実務において通常採用されていた考え方です。

そして,第一要件の「特許発明の本質的部分」が何を指すのかについて以下のとおり判断されました。

特許発明における本質的部分とは,当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきであるとし,本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて,特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で,特許発明の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきであると判断されました。
そして,特許発明の実質的価値は,その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度,に応じて定められることからすれば,特許発明の本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載,特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであると判断し,?従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には,特許請求の範囲の記載の一部について,これを上位概念化したものとして認定され,?従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には,特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解されるとし,明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが,出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には,明細書に記載されていない従来技術も参酌して,当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである,そのような場合には,特許発明の本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ,より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり,均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。

従来,「特許発明の本質的部分」の認定方法については,特許請求の範囲に記載された技術的要素ごとに本質的部分を判断すべきであるとの考え方が存在したのですが,知財高裁大合議判決においては,このような考え方が否定されたわけです。

問題は,知財高裁大合議の第五要件に関する判断です。
知財高裁大合議判決においては,特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして,出願時に当業者が容易に想到することのできる特許請求の範囲外の他の構成があり,したがって,出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到することができたとしても,そのことのみを理由として,出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことが第五要件における「特段の事情」に当たるものということはできないとしつつも,出願人が,出願時に,特許請求の範囲外の他の構成を,特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的外形的にみて認められるとき,例えば,出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや,出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには,出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは,第五要件における「特段の事情」に当たるものといえると判断されました。

st303.jpg他方,最高裁判決においては,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは,特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し,対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず,当該出願人において,対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものとはいい難いと判断し,また,上記のように容易に想到することができた構成を特許請求の範囲に記載しなかったというだけで,特許権侵害訴訟において,対象製品等と特許請求の範囲に記載された構成との均等を理由に対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが一律に許されなくなるとすると,先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において,将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられることと等しくなる一方,明細書の開示を受ける第三者においては,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものを上記のような時間的制約を受けずに検討することができるため,特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができることとなり,相当とはいえない,そうすると,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても,それだけでは,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきであると判断されました。

上記最高裁判決は,第五要件に関する知財高裁大合議判決を受けて,この判決を修正するために下された判決ですが,両判決の違いは一見しただけ明らかとなりません。

しかし,詳細に比較してみると,知財高裁大合議判決においては,「出願人が,出願時に,特許請求の範囲外の他の構成を,特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的外形的にみて認められる」例として,「出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるとき」に加えて「出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているとき」を挙げている,つまり,知財高裁大合議においては,出願書類以外の文献等も判断の対象に加えているのに対し,最高裁においては,出願書類以外の文献を判断の対象から除外していると考えることができます。

要するに,知財高裁大合議では,均等論の成立を否定するにあたっての判断資料の範囲を広く設定しているのに対し,最高裁では出願書類に限定しており,特許権者(均等論を主張する者)に有利な判断になっていると考えることができるのではないでしょうか。

最高裁は,ボールスプライン軸受事件において,均等論を認めるにあたり,特許権者が将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であることを理由に挙げる一方で,第三者が予測することができるということも必要であることを示しています。

この第三者による予測可能性ということを考えるならば,均等論成立を否定する第五要件を考えるにあたっても,出願書類以外の文献まで判断の対象に加える必要がなく,出願書類の範囲内のものを対象とすれば十分であるというのが最高裁の考え方ではないでしょうか。

しかし,最高裁は,ボールスプライン軸受事件において,均等論を認める根拠として,特許権者が将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であることを挙げており,出願人が出願書類以外の文献等において,特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには,近い将来に第三者がこのような技術的構成を考えるに至り,それを実施するであろうことは,出願時に特許権者としても予測することができただろうと思います。
であるならば,このような場合に特許権者を救済する必要があるのか,そもそも均等論を適用しなければならない前提が存在するのかという疑問を抱かざるを得ません。

今回の最高裁判決については,これからいろいろな方が評価を加えていくことになると思いますので,目が離せないところです。

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