知的財産
知的財産

消尽論

権利が使い尽くされているため侵害にならない

消尽論

実施行為独立の原則による限り、特許権者や特許権者から許諾を得た者が特許発明にかかる製品を製造・販売した場合、これを譲受けた者が、再び譲渡したり自ら使用する行為は、特許権者の許諾を得ていない限り、特許権侵害ということになります。

ところが、特許権者らが、日本国内において特許発明にかかる製品を適法に譲渡した場合には、当該製品に関して特許権はその目的を達成したものとして消尽し、当該製品を譲受けた者は、自由に譲渡したり、使用することができると考えられています。

このような考え方を、第一譲渡により特許権が消尽するという考え方であるため消尽論といわれています。

この消尽論は、知的財産権法に共通する法原理であり、著作権法や半導体集積回路配置法、種苗法において明文の規定があります。

他方、特許法においては、消尽に関する規定は存在しませんが、上記のとおり解釈によって消尽論が認められているのです。

特許権者等が譲渡した特許発明にかかる製品にまで特許権の効力が及ぶとすると、特許発明に係る製品の譲受人やその転得者は、当該製品の再譲渡や使用等を行う度に特許権者の許諾が必要になり、これにより産業の発展に不可欠な円滑な流通が阻害されることになり、却って特許法の目的が阻害されることになります。他方、特許権者は、最初に譲渡する際に、特許発明にかかる製品が転々流通することを見越して自由に対価を設定することが可能ですし、第三者に実施を許諾している場合においても、当該第三者が特許発明にかかる製品を製造・販売する際に、実施許諾料という形で対価を得ることが可能ですので、特許権者に重ねて対価を得る機会を与える必要がありません。

かかる理由により、特許権においても消尽論が認められているのです。

並行輸入と消尽論

並行輸入とは、輸入について総代理店契約が締結されている場合に、第三者が総代理店を介さずに別のルートで輸入を行うことをいいます。並行輸入は、内外の価格格差が存在する場合に行われますが、国外において特許権者の許諾を得て販売されているものを輸入し、日本国内で販売されます。

前記した消尽論によりますと、国外において特許権者の許諾を得て販売されていた以上、その後の再販売につき特許権の効力が及ばないということになるように思われます。

この点、BBS並行輸入事件判決(最高裁平成9年7月1日判決)では、「特許権者は、特許製品を譲渡した地の所在する国において、必ずしも我が国において有する特許権と同一の発明についての特許権(以下、「対応特許権」という。)を有するとは限らないし、対応特許権を有する場合であっても、我が国において有する特許権と・・・対応特許権とは別個の権利であることに照らせば、特許権者が対応特許権に係る製品につき我が国において特許権に基づく権利を行使したとしても、これをもって直ちに二重に利得を得たものということはできない」として、特許発明にかかる商品の並行輸入について消尽論の適用を否定されました。但し、本判決では、「輸入を含めた商品の流通の自由は最大限尊重することが要請されているものというべきである。そして、特許権者が国外ににおいて特許製品を譲渡した場合においても、譲受人又は譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業としてこれを我が国に輸入し、我が国において、業として、これを使用し、又はこれを更に他者に譲渡することは、当然に予想されるところである」との理由により、特許権の行使が制限されると判示しました。
そして、「特許権者が国外での特許製品の譲渡に当たって我が国における特許権行使の権利を留保することは許されている」とし、第三者が不測の不利益を被ることも考慮し、「特許権者(等)が、右譲渡の際に、譲受人との間で特許製品の販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を合意し、製品にこれを明確に表示した場合」に限り並行輸入品に対して特許権を行使することができると判示されました。

本判決では、並行輸入においては特許権が消尽しないことを前提にしつつ、国際取引の円滑を図るという理由により特許権の行使を制限していますが、その理論的根拠が明らかにされていません。

また、特許権の行使を留保することが認められるものの、特許権の対象となる製品そのものに特許権行使を留保することを明示する必要があり、製品によってはそのような明示が不可能なものも多々あり、特許権の対象となる製品により不公平が生じるという問題もあります。

しかし、本判決は、並行輸入と消尽に関する唯一の最高裁判例であることを考えると、実務においては本判決に従って判断せざるを得ません。

加工・交換と消尽論

特許発明にかかる製品が適法に譲渡された以上、譲受人や転得者に対して特許権を行使することができないことは、前記のとおりであり、これが消尽論といわれるものです。

ただし、これは、特許発明にかかる製品が譲渡時の品質・性能を維持したままであることが前提とされています。

ところが、特許発明にかかる製品を使用する課程においては、補修や修理が必要になり、特許発明にかかる製品の構成部材を加工したり、交換する必要に迫られることもあります。このような補修や修理の一環として行われる加工や交換についても、一般的には消尽の効果により許されていると解されています。

しかし、加工や交換が無制限に許されると、特許発明にかかる製品の使用が再現なく行われることになり、特許権者が予期していた需要が見込めないということにもなりかねません。

それでは、どの程度の加工や交換であれば認められるのでしょうか。

この点につき判示したものとして「キャノンインクカートリッジ事件」判決があります。

本件発明の技術的特徴は、2種類の負圧発生部材を互いに圧接させたものをタンク内に収納し、その圧接部の界面の毛管力を高めるとともに、圧接部の界面全体にインクを保持することが可能な量のインクを負圧発生部材収納室に収納する(これにより圧接部の界面において常にインクを保持した状態とする。)等の構成をとることで、空気の移動を妨げる機能を得ることができ、開封時のインク漏れを防止するというもので、使用済みのインクタンクにはインクがないため上記機能が失われるというものでした。

そして、本件では、国内及び海外において使用済みインクカートリッジを収集し、インクタンクに開口部を設け、インクタンク内部を洗浄して新たにインクを注入することで、再び上記機能を有するインクカートリッジとして再製品化したものを輸入する行為が特許権を侵害するか争われました。

東京地裁平成16年12月8日判決は、物の発明の実施のうち生産する権利が消尽することがないという解釈を前提に、特許製品を適法に購入した者が新たに生産したものと評価される行為を行った場合に特許権侵害になるとし、新たな生産か否かは、特許製品の機能、構造、材質、用途などの客観的な性質、特許発明の内容、特許製品の通常の使用形態、加えられた加工の程度、取引の実情等を総合考慮して判断すべきであると判示しました。そして、東京地裁は、本件インクタンクは、インクを使い切った後も破損等がなく、インク収納容器として十分再利用が可能であること、毛管力が高い界面部分の構造がインク使用後も残存していること等を理由に、新たな生産と評価することができず、特許権侵害には当たらないと判断しました。

他方、知財高裁平成18年1月31日判決は、東京地裁とは異なり特許権が消尽しない場合として、特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再利用された場合、及び特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合の2つの場合があると判示しました。そして、知財高裁は、インクを使い切ったのみではインクタンクの耐用期間が経過したとはいえないが、インクを再充填することで一度は失われた空気の移動を妨げる機能が再現されており、それが特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合にあたるとして特許権を侵害すると判断しました。

最高裁平成9年7月1日判決は、消尽により特許権の行使が制限されるのは、あくまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られ、当該特許製品につき加工や交換され、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権を行使することが認められると判示しました。そして、最高裁は、新たに製造されたものか否かにつき、特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であると判示しまし。なお、ここで、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用耐用が考慮の対象となると判示されました。また、加工及び部材の交換の態様としては、加工及び部材の交換がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となると判示されました。そして、最高裁判決は、本件インクタンクは再利用されることを前提にしていないこと、単にインクを補充するのではなく、タンクに開口部を設けてインクを充填した後に開口部を閉鎖していることからインクタンクを変形させているといえること、使用済みインクタンクの界面にはインクが固着しており、インクを補充したたけでは空気の移動を妨げる機能は得られないところ、インクタンク内を洗浄して固着したインクを洗い流し、インクを補充することは、本件発明の実質的価値を再び実現し、本件発明の作用効果を新たに発揮させるものであるとして、特許権を侵害すると判示しました。

一審である東京地裁は、実施のうち「生産」については消尽することがないという理解を前提に、「生産」にあたるか否かによって特許権侵害か否かが決定されると判示し、本件のようなインクの補充は生産にあたらないとして特許権侵害を否定しました。

他方、知財高裁は、「生産」にあたる場合に加えて、特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合についても特許権侵害にあたるとして、本件インク補充を特許権侵害であると判断しました。

そして、最高裁は、基本的な考え方については東京地裁と同様の見解に立ちつつも、特許法が定める「生産」にあたるか否かによってではなく、「製造」にあたるか否かによって特許権侵害か否かを判断すると判示しました。そして、最高裁は、製造にあたるか否かは、「特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換態様のほか、取引の実情等」も総合考慮して判断するとしています。

最高裁は、「特許発明の内容」を考慮している点で、東京地裁の判断に知財高裁の判断要素を取り込んでいると評価できますが、上記のとおり知財高裁に示されたもの以外の事情を総合考慮して判断するとしています。

今後は、前記最高裁が判示した基準に従って判断されることになりますが、多くの裁判例を積み重ねることで、基準がさらに具体的になっていくものと思われます。

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